Demistificare le NFT e la proprietà intellettuale: problemi di marchio e copyright

17 giugno 2022 – Sebbene la tecnologia NFT sia relativamente nuova, le leggi sulla proprietà intellettuale che la disciplinano non lo sono. Tuttavia, la crescente popolarità di tecnologie innovative come gli NFT, poiché i marchi espandono la loro presenza nel metaverso, può sollevare nuove questioni legali.

Nel nostro ultimo articolo abbiamo discusso di come i brevetti di design possono proteggere le NFT. Ora è il momento di considerare come le leggi esistenti sui marchi e sul copyright possono essere utilizzate per proteggere marchi, NFT e prodotti correlati a NFT nella vita reale e nel metaverso, un mondo virtuale tridimensionale che spesso imita il mondo fisico in cui viviamo. Le persone nel metaverso possono riunirsi per giocare, socializzare e fare rete virtualmente. Le aziende con presenze più ampie nel metaverso possono rafforzare la protezione dei loro marchi e copyright in quello spazio.

Diritto dei marchi e vantaggi della registrazione federale

Un marchio è una designazione utilizzata per identificare e distinguere la fonte di beni e servizi di una persona o società da altre fonti. Tipicamente, i marchi sono costituiti da una o più lettere (ad esempio, le C intrecciate di Chanel), una parola (ad esempio, Starbucks), un’immagine (ad esempio, la mela morsicata di Apple), una forma (ad esempio, lo swoosh di Nike) o colori (ad esempio, Christian Louboutin’s suole rosse). Il trade dress, un sottoinsieme della legge sui marchi, protegge l’aspetto visivo di un prodotto o la sua confezione (ad esempio, la forma di un Hershey Kiss).

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Non c’è nulla di intrinsecamente unico nella richiesta di registrazioni di marchi che coprono le NFT. Il marchio deve essere utilizzato nel commercio, distintivo e utilizzato come identificatore della fonte per prodotti e servizi specifici.

La criticità è la registrazione del voto nella classe corretta. Lo United States Patent and Trademark Office (USPTO), che sovrintende alla registrazione dei marchi federali, divide i marchi in 45 classi di beni e servizi.

Gli individui e le entità che coniano NFT dovrebbero prendere in considerazione l’archiviazione nelle classi 9 (computer e dispositivi scientifici), 35 (servizi pubblicitari e alle imprese), 41 (servizi di istruzione e intrattenimento) e 42 (servizi scientifici e tecnologici). Molti marchi in tutti i settori hanno richiesto la registrazione dei marchi NFT, tra cui Johnson & Johnson, 3M, L’Oreal, Coach, Gucci, Balenciaga, Wendy’s, Utz, Mastercard, Mattel e Lion’s Gate.

La registrazione di un marchio federale offre due vantaggi principali: (1) protezione e (2) impegno.

In primo luogo, una registrazione di marchio federale fornisce l’esclusività del marchio perché solo il proprietario del marchio può utilizzare legalmente il marchio come nome/marchio per i suoi NFT. Anche la proprietà dei marchi è fondamentale per combattere i contraffattori. Proprio come nel mondo fisico, le registrazioni dei marchi sono necessarie per presentare un reclamo per contraffazione NFT.

In secondo luogo, la proprietà del marchio facilita lo sviluppo di campagne pubblicitarie e opportunità di licenza/collaborazione, che sono particolarmente importanti quando le aziende entrano nel metaverso. Ad esempio, Balenciaga e Fortnite (di proprietà di Epic Brands) hanno collaborato, che in futuro potrebbero espandersi a NFT co-branded. In effetti, Balenciaga ha una business unit dedicata alle questioni del metaverso incentrata su esperienze e offerte virtuali.

Contenzioso sui marchi NFT

Attualmente, due importanti cause riguardanti NFT e diritti di marchio sono pendenti dinanzi al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Questi casi sono tra le prime questioni significative in materia di marchi che coinvolgono NFT ad essere contenziose.

Hermes Internazionale v. Rothschild. Come discusso nel nostro primo articolo di questa serie (“Demistificare gli NFT e la proprietà intellettuale: cosa devi sapere”, Reuters Legal News e Westlaw Today, 10 maggio 2022) Hermès ha intentato una causa contro l’artista Mason Rothschild dopo aver iniziato a vendere NFT che mostravano la “Birkin Bag” di Hermès con la denominazione METABIRKINS. Oltre a denunciare la violazione e la diluizione del suo marchio BIRKIN, Hermès ha affermato che Rothschild ha violato il suo trade dress per la Birkin Bag (qui, la forma generale e il design della borsa).

Rothschild si è mosso per licenziare, sollevando una difesa del Primo Emendamento. In tal modo, Rothschild ha riferito sul test di Rogers v. Grimaldi (2d Cir. 1989), il quale afferma che l’uso di un marchio in un’opera espressiva è tutela del linguaggio e quindi non contraffazione (anche se venduta a scopo di lucro) laddove (1) l’opera è artisticamente rilevante, e (2) il l’uso non è “esplicitamente fuorviante”.

In risposta, Hermès ha modificato il suo reclamo, fornendo un contesto aggiuntivo per le sue affermazioni di violazione del marchio. Rothschild si è mosso per licenziare di nuovo, facendo ancora affidamento sul test di Rogers per supportare la sua affermazione secondo cui le affermazioni di Hermès falliscono.

Il 18 maggio 2022 il tribunale ha emesso una decisione sulla mozione di rigetto. Sebbene il tribunale abbia ritenuto che il test Rogers si applichi almeno all’analisi della violazione del marchio, ha rifiutato di respingere le affermazioni di Hermès. La corte ha ritenuto che se l’uso da parte di Rothschild del marchio BIRKIN sia esplicitamente fuorviante quanto alla fonte o al contenuto dell’opera era una determinazione fattuale che non può essere determinata nella fase di rigetto della mozione.

Nike, Inc. v. StockX LLC. StockX, una piattaforma di rivendita di e-commerce, ha lanciato The Vault alla fine del 2022, consentendo agli acquirenti di monitorare la proprietà dei prodotti fisici (ad esempio, scarpe da ginnastica) acquistati su StockX e garantirne l’autenticità. Nike ha quindi citato in giudizio StockX, sostenendo che l’uso da parte di StockX dei marchi famosi di Nike in relazione ai suoi NFT costituiva una violazione del marchio.

La prima denuncia di Nike affermava che StockX aveva coniato NFT utilizzando i marchi Nike senza autorizzazione. StockX ha presentato una risposta, spiegando che gli NFT non sono prodotti fisici e sostenendo che i suoi NFT non violavano nessuno dei diritti di Nike. La risposta di StockX affermava anche che ogni NFT era legato a un bene fisico specifico che era già stato autenticato da StockX.

Di conseguenza, Nike ha chiesto il permesso di presentare una denuncia modificata per includere affermazioni di contraffazione e pubblicità ingannevole. In particolare, Nike ha affermato di aver effettuato acquisti di prova da StockX e ha stabilito che almeno quattro paia di scarpe che StockX riteneva autentiche erano in realtà contraffatte.

Il 24 maggio 2022, StockX ha presentato un avviso informando il tribunale che non intendeva opporsi alla mozione di Nike, che rimane pendente.

Diritto d’autore nel metaverso

Il diritto d’autore protegge le opere d’autore originali fissate in una forma espressiva tangibile, dando al proprietario il diritto di copiare e distribuire l’opera fissa per un periodo di tempo. I tipi di opere che possono essere protette da copyright includono dipinti, fotografie, illustrazioni, composizioni musicali, registrazioni sonore, programmi per computer, libri, poesie, post di blog, film, opere architettoniche e opere teatrali.

Per ricevere la protezione del copyright registrata, un’opera deve essere “originale”, il che significa che l’autore l’ha creata in modo indipendente. Inoltre deve possedere almeno un minimo grado di creatività per ricevere la registrazione del copyright. Molti NFT si qualificano per la protezione del copyright.

Le cose diventano più oscure quando qualcuno vende un NFT, spesso nel metaverso. L’acquisto di un NFT può essere paragonato all’acquisto di un dipinto. In genere, l’acquirente ottiene i diritti di rivendere ed esporre il dipinto ma non possiede il copyright sottostante del dipinto.

Ciò che l’acquirente NFT alla fine ottiene, che può includere o meno un copyright, sarà delineato nel contratto intelligente associato all’NFT e dipende dal venditore, dalla piattaforma e dall’elenco. Poiché gli NFT sono abbastanza nuovi, ciò ha causato una certa confusione nel mercato.

Le transazioni recenti riflettono questa confusione. Ad esempio, OpenSea ha ritirato un disegno NFT di Basquiat da un’asta dopo che l’eredità dell’artista si è opposta all’affermazione del venditore secondo cui la vendita dell’NFT avrebbe incluso i diritti sull’opera d’arte fisica, incluso il diritto di distruggere l’opera.

Come altro esempio, un gruppo chiamato Spice DAO ha speso 3 milioni di dollari per una rara copia del libro Dune del regista Alejandro Jodorowsky, affermando originariamente che intendeva unire e vendere NFT basati sul libro. Tuttavia, Spice DAO non ha acquistato il copyright di Dune e quindi probabilmente non potrebbe convertirlo senza affrontare una causa da parte del titolare del copyright.

Considerazioni sull’applicazione

Oltre a ottenere registrazioni per marchi e diritti d’autore, che forniranno gli strumenti necessari per impedire ad altri di utilizzare in modo improprio le preziose risorse del marchio, i marchi possono anche considerare di stabilire una presenza nel metaverso offrendo i propri prodotti e beni, creando showroom virtuali e adottando altre misure per espandere la propria impronta e stabilire l’uso dei propri marchi. Ciò non solo offre alle aziende opportunità di espansione, ma può aiutare a prevenire un uso diffuso non autorizzato dei diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi e facilitare l’applicazione dei diritti registrati.

I marchi dovrebbero anche monitorare il metaverso per l’uso non autorizzato dei loro marchi, vestiti commerciali e diritti d’autore. Idealmente, le azioni esecutive dovrebbero essere intraprese non appena una NFT in violazione è messa in vendita su una borsa valori, preferibilmente prima che sia venduta.

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Le opinioni espresse sono quelle dell’autore. Non riflettono le opinioni di Reuters News, che, in base ai Trust Principles, si impegna a garantire l’integrità, l’indipendenza e l’assenza di pregiudizi. Westlaw Today è di proprietà di Thomson Reuters e opera in modo indipendente da Reuters News.

Elisabetta Ferrill

Elizabeth Ferrill è partner di Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP e si trova nell’ufficio di Washington, DC. Concentra la sua pratica su tutti gli aspetti dei brevetti di design, inclusi procedimenti giudiziari, consulenza, post-concessione e contenzioso. Può essere contattata all’indirizzo elizabeth.ferrill@finnegan.com.

soniya scià

Soniya Shah è associata presso Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, e si trova nell’ufficio di Washington, DC. Si occupa di contenzioso e prosecuzione di brevetti e si occupa di questioni di proprietà intellettuale relative all’elettronica e alla tecnologia dell’informazione. Può essere contattata all’indirizzo soniya.shah@finnegan.com.

Michele Giovani

Michael Young è partner di Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP e si trova nell’ufficio di Reston, in Virginia. È co-presidente del gruppo industriale blockchain, NFT e altri asset digitali dell’azienda e rappresenta i clienti in una vasta gamma di tecnologie, tra cui il monitoraggio wireless, i sistemi incorporati, l’Internet delle cose (IoT), la tecnologia finanziaria (FinTech) e le risorse crittografiche. Può essere contattato all’indirizzo michael.young@finnegan.com.

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